智慧財產案件審理法第四十三條立法沿革

智慧財產案件審理法第43條規定:

當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。
前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。
前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。
第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。
除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。
法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。

說明：

當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。
前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。
前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。
第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。
除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。
法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。
理由-

一、本條新增。
二、當事人依第四十一條第一項規定，主張或抗辯專利權有應撤銷原因（無效事由），專利權人（包含專屬被授權人，下同）為維護系爭專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要之訴訟防禦方法，即藉由更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權之行使，此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」。又同一專利權所生之複數民事事件，專利權人因應個別事件當事人主張或抗辯之不同無效事由，若可分別主張相異之更正事項時，則各該民事事件之更正後專利權範圍，即存在數種可能。惟對於第三人而言，專利權範圍仍是經專利專責機關公告的專利權內容為據，倘允許專利權人毋須向專利專責機關申請更正專利權範圍，即得於訴訟上依更正後之專利權範圍為請求或主張，將使專利權範圍處於不安定狀態。因此，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序。再者，專利權人主張更正再抗辯之防禦方法，係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由，倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張，將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由；另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張，不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態，亦有違事理之平。故專利權人主張更正再抗辯時，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，俾便利後續審理程序之進行，爰增訂第一項。至於專利民事事件繫屬前，專利權人已依專利法第六十七條第一項規定，向專利專責機關單獨申請更正專利權範圍；或依第七十七條第一項規定，於舉發審查期間申請更正專利權範圍，因該等更正案非基於訴訟上排除他造主張或抗辯之無效事由而來，核與本項關於更正再抗辯之規定意旨有別，故專利權人於起訴請求或主張之專利權範圍，應視該更正案之審定而論，附此敘明。
三、專利權人在民事訴訟程序為維護其專利權之有效性，依第一項規定主張更正再抗辯時，為避免專利權範圍處於不安定狀態，應先踐行向專利專責機關申請更正專利範圍之程序。然而，專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。基此，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由。參以，專利權事件本質屬於私人間司法上請求權的民事紛爭，且因科技日新月異，專利權於產業上之生命週期日趨短暫，專利紛爭所引發之不確定性，亦影響市場上消費者選擇及商業經營策略。考量防止專利紛爭在訴訟程序反覆來回之時間、費用耗費，及落實專利權侵害紛爭迅速解決目標等因素，當專利權人於訴訟程序欲藉由更正申請專利範圍排除無效事由，以維護系爭專利之有效性，如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，應例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張，以確保專利權人之訴訟防禦權，並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭，爰增訂第二項。又專利權人於客觀上本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，嗣後發生不得向專利專責機關申請更正者，乃屬可歸責於己之事由，致不得申請更正（諸如專利權人於訴訟程序中本得向專利專責機關單獨申請更正，或於另案舉發審查程序申請更正，並以更正後之專利權範圍為請求或主張，竟不適時申請更正，致事後發生已不得向專利專責機關申請更正時，始欲依本項規定主張更正再抗辯等），非屬可例外免除專利權人必需先向專利專責機關申請更正專利權範圍之情形，自不得依本項主張更正再抗辯。再者，法院於判斷專利權人依本項規定請求或主張欲更正專利權範圍之合法性前，如專利權人不得向專利專責機關申請更正之原因已消滅者，專利權人仍應依第一項規定，先向專利專責機關申請更正專利權範圍，始得於民事訴訟程序主張更正再抗辯，自屬當然。此外，發明、新型專利權人未經被授權人或質權人同意；或發明、新型專利權為共有時，未經全體共有人之同意，不得就專利法第六十七條第一項第一款「請求項之刪除」，或第二款「申請專利範圍之減縮」事項為更正之申請時（專利法第六十九條、第一百二十條規定參照），非屬不可歸責於己之事由，亦非屬顯失公平之情形，附此敘明。
四、專利權人向專利專責機關申請更正專利權範圍時，事涉可否排除他造主張或抗辯之無效事由，及被控侵權物品、方法是否落入更正後之專利權範圍等爭點，專利權人自應以書狀將其更正專利權範圍，與所依據之事實及理由通知他造，以供他造適時對申請更正之合法性；或因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平等爭點為辯論，爰增訂第三項。
五、依第四十一條第一項規定，法院於民事訴訟程序就專利權之權利有效性，有判斷權限。伴隨著專利權有效性判斷，必須認定之更正合法性爭點；且基於舉重以明輕之法理，及迅速解決紛爭之精神，參酌日本實務見解，應肯定法院具有更正合法性之判斷權限。基此，專利權人依第二項規定陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張時，法院就該更正合法性具有判斷權限，並宜於裁判前適度表明法律見解及開示獲得之心證，俾當事人應依更正前（如法院判斷更正為不合法）、或更正後（如法院判斷該更正為合法）之專利權範圍，提出權利有效性或侵權爭點之攻擊或防禦方法，爰增訂第四項。
六、法院於判斷更正是否具有合法性時，如無完整充分資料，無法為正確之判斷，參酌民事訴訟法第二百八十八條第一項規定，自得依職權向專利專責機關調取相關資料，乃屬當然。又專利權人依第一項規定，向專利專責機關申請更正專利權範圍時，法院斟酌申請更正事項、專利專責機關之審查進度、當事人之意見等相關情形，認以等候專利專責機關判斷該更正案之合法性為適當時，亦無不可。再者，法院自為申請更正專利權範圍之合法性判斷，僅發生拘束該訴訟當事人之效力。專利權人對於其他第三人之權利行使範圍，悉依專利專責機關公告之權利範圍為準，當不受該判決認定專利權範圍之效力所拘束。此外，在「更正再抗辯」或「對抗主張」制度下，關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審理與行政審查之雙軌制架構，法院於專利專責機關作成更正案之審定前，於無礙訴訟之終結者，法院亦得暫不自為判斷專利權人依第一項或第二項所為更正主張之合法性，附此敘明。
七、專利權人主張更正再抗辯，係確保其專利權之行使，然為避免專利權人就同一專利權所生之複數事件，分別在個別訴訟程序，採取相異之更正專利權範圍作為防禦方法，而使專利權範圍處於不安定狀態。因此，除有第二項規定情形外，專利權人如未向專利專責機關申請更正專利權範圍或事後撤回申請更正案者，均不得主張依更正後之專利權範圍為請求或主張，爰增訂第五項。
八、法院依第四項規定判斷專利權人主張之更正為合法時，自應依更正後之專利權範圍為本案之審理，爰增訂第六項。至法院判斷專利權人主張之更正為不合法時，專利權人即不得以更正後之專利權範圍為請求，法院仍應依專利專責機關公告之專利權範圍為審理，附此敘明。