專利法第一百十六條立法沿革

專利法第116條規定：

新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

說明：

以新式樣呈請專利，由創作人或其受讓人或繼承人備具呈請書圖說及宣誓書，向專利局申請之。
 

以新式樣申請專利，由創作人或其受讓人或繼承人備具申請書、圖說及宣誓書，向專利局申請之。
 

以新式樣申請專利，由創作人或其受讓人或繼承人備具申請書、圖說及宣誓書，向專利局申請之。圖說應載明申請專利範圍。
理由-

增訂圖說應載明申請專利範圍之規定，理由同第十二條說明一。
 

專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：
一、到局面詢。
二、補充或修正圖說。
三、補送模型或樣品。
依前項第二款所為之補充或修正，係在新式樣專利案審定公告之後提出者，以誤記事項為限。
 

專利專責機關於審查新式樣專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：
一、至專利專責機關面詢。
二、補送模型或樣品。
三、補充、修正圖說。
前項第二款之補送模型或樣品，專利專責機關必要時得至現場或指定地點實施勘驗。
依第一項第三款所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：
一、誤記之事項。
二、不明瞭之記載。
理由-

一、第一項酌作修正。
二、增訂第二項。新式樣模型、樣品如體積過於龐大或不適合運送，有至現場勘驗之必要，予以明定。
三、增訂第三項。明定補充、修正，不得變更申請案之實質；並規定其原因以誤記之事項或不明瞭之記載為限。
 

申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之。
申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。
申請新式樣專利，以申請書、圖說齊備之日為申請日。
前項圖說以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日。
理由-

一、條次變更，本條為原條文第一百十二條移列。
二、修正第一項。配合修正條文第二十五條第一項刪除申請時應檢附宣誓書之規定，將第一項前段「宣誓書」等文字刪除。另按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於其物品整體視覺之增進強化，始受本法保護，是否符合此條件，在審查時，從新式樣物品之圖面已足資判斷，實無責令申請人記載申請專利範圍之必要，外國立法例上，亦少有類此之規定，原條文規定新式樣圖說應載明申請專利範圍，對於判斷新式樣保護範圍時，反而易生爭議，爰將前揭應載明申請專利範圍之規定予以刪除。
三、第二項酌為文字修正。
四、原條文第三項刪除。本項屬圖說應如何揭露之實質內容，修正後移列修正條文第一百十七條規定。
五、第三項新增。按申請日係確定申請案具備新穎性、創作性及判斷申請先後等之基準日，故申請日之確定極為重要。原條文第一百十三條就申請日之規定除具備申請書、圖說外，尚需繳納規費，惟規費之繳納修正條文第八十條已有明文，且應屬可補繳之事項，不宜因未繳納或未繳足規費而無法取得申請日，至於倘申請人未繳納規費或未繳足規費，且經通知補正後，仍未繳納者，申請案將不予受理。爰參考國際上其他國家之作法，將規費之繳納，排除於申請日之規定之外。
六、第四項新增。原條文第一百十三條後段，就申請時先以外文本提出，並於指定之補正期間補正中文本者，可以該外文本提出之日為申請日之規定較為簡略；有關以外文本提出之申請，其取得申請日、補正及其相關規定，酌為文字修正後，移列修正條文第四項規定，使語意更為明確。至於實務上我國新式樣圖說包括創作說明及圖面，該相同之新式樣於外國申請時，倘無需具備創作說明時，則向我國申請時，其所提出之外文本，亦無強求具備外文創作說明之必要，併予說明。
 

新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。
理由-

條次變更，由原條文第一百零四條移列，內容未修正。
 

新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。
理由-

一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。
二、爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。
三、從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。
四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。
五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。
六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。

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