專利法第一百零八條律令格式-改請之申請及範圍限制

專利法第108條規定：

申請發明或設計專利後改請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利

者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。

改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：

一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。

二、原申請案為發明或設計，於不予專利之審定書送達後逾二個月。

三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。

改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式

所揭露之範圍。

 

說明：

新專利法部分條文適用疑義

 

主旨：有關九十二年二月六日總統令修正公布之專利法，其施行日期由行政院定之，預定將於九十三年七月一日施行，其中部分條文之適用疑義，詳如說明，請查照。說明：一、第一百零八條準用第三十三條第二項第三十三條第二項規定「分割申請應於原申請案再審查審定前為之」，因新型專利採形式審查後，已無再審查制度，有關之規定應不再準用，因此新型之分割申請，應於原申請案處分前為之。二、第十二條第一項、第三十四條及第六十七條第一項、第二項為保障專利申請權人之權益，專利申請權為共有，而專利之申請，非由全體共有人提出者，於核准專利權後，其他共有人以該專利之申請違反第十二條第一項規定，於公告之日起二年內提起舉發，如經審定舉發成立撤銷專利權確定，全體共有人可依第三十四條規定申請專利。三、第一百三十三條、第一百三十五條追加專利制度已於九十年十月二十四日修正公布之專利法中刪除，惟該次修正前所提出之追加專利申請案尚未審查確定者，仍應依修正前有關追加專利之規定辦理；本次新法施行後新型專利採形式審查，新法施行前尚未審定之專利申請案，依第一百三十五條採形式審查，新法施行前尚未審查確定之追加專利申請案之審查原則如下：(一)新法施行前提出之新型專利申請案及其追加案至新法施行後仍未審結者，依第一百三十五條規定，均改為形式審查。1.原新型專利申請案改採形式審查，於核准發證後，再核准追加案(依據九十一年十一月六日修正前專利法施行細則第二十一條第二項規定：「專利專責機關應俟原申請案核發專利證書後，始得核准追加專利」)。2.原新型專利申請案如因故未領證，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案；申請人不改請者，追加申請案不予受理。3.原新型專利申請案如不受理確定或不准專利處分確定，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案；申請人不改請者，追加申請案不予受理。(二)原新型專利申請案於新法施行前已實體審查審定，而新型追加案尚未完成審定者，處理原則如下：1.原新型專利申請案為不予專利審查確定或異議成立確定者，通知追加案申請人將追加案改請為獨立申請案，採形式審查；申請人不改請者，追加申請案不予受理。2.原新型專利申請案為准予專利或異議不成立確定者，如尚未領證者，通知領證，俟領證後，追加案依第一百三十三條規定進行實體審查；已領證者，追加案依第一百三十三條規定進行實體審查；追加案初審不准者，尚可申請再審查或改請為新型獨立申請案，採形式審查。四、第一百三十五條本條所稱「尚未審定之專利申請案」，是指未完成初審審定或再審查審定之案件，包括訴願時本局自行撤銷原處分尚未重為審定，以及經訴願決定或行政法院判決撤銷原處分，發回本局重為審定而尚未審定者。

(經濟部智慧財產局民國93年5月10日智法智字第0931860017號)

 

專利權人已向智慧財產局申請發明專利並取得專利後，又提出專利更正之申請且智財局亦准予更正之處分，此時若利害關係人若不服此更正之處分逕向經濟部提起訴願，其程序是否合法

 

法律問題：系爭專利權人甲向經濟部智慧財產局申請發明專利，經審查准予專利後，向經濟部智慧財產局提出系爭專利更正專利說明書申請案，經濟部智慧財產局經審查為「本案應准予更正」之處分，並將該准予更正事項公告於專利公報，乙不服前揭准予更正之處分，以利害關係人之身分向經濟部提起訴願，其程序是否合法？討論意見：甲說：肯定說按「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，...得就下列事項為之：...。三、誤記或誤譯之訂正。...」、「更正，...，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」及「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」，專利法第67條第1項第3款、第2項及第4項分別定有明文。依專利法第67條規定之立法理由在於平衡第三人與專利權人之利益，又專利審查基準第二篇第9章2-9-1頁所揭意旨亦在於保護公眾利益，可知專利法第67條規定之更正准否處分，確實涉及專利權人與特定人間之利益平衡，故專利法就整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果及社會發展因素等綜合判斷，自有保障受專利更正處分所影響之特定人之立意。又按利害關係人得提起訴願，為訴願法第14條第2項所明定，是以乙若能釋明其就經濟部智慧財產局准予系爭專利更正專利說明書之處分具有利害關係，自屬本件之利害關係人，例如乙主張系爭專利權人甲已向法院起訴主張乙侵害系爭專利並請求損害賠償等爭議事件，且依據系爭專利原公告之說明書及申請專利範圍，乙之產品並未落入系爭專利之原申請專利範圍，並提出民事起訴狀、民事答辯理由狀等相關訴訟文書及專利侵害鑑定報告為證憑，釋明本件原處分准予系爭專利變更說明書內容及申請專利範圍，已損害乙之實體防禦及訴訟程序之權益，足認乙係屬訴願法第14條第2項所謂之利害關係人，而得提起本件訴願。乙說：否定說(一)按訴願法第1條第1項規定，人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但該項但書則規定，法律另有規定者，從其規定。而所謂法律另有規定非逕行得提起訴願者，所在多有。例如商標法規定之異議程序、專利法規定之再審查程序、稅捐稽徵法規定之申請復查程序等，屬於提起訴願程序前應經先行救濟程序之規定，公務人員保障法所設之復審程序、會計師法所規定之懲戒程序、教師法所規定申訴及再申訴程序等，則屬於循其他取代訴願途逕之救濟程序，上揭規定均屬前揭訴願法第1條但書之法律另有規定之情形。又最高行政法院45年度判字第68號判例：「兵役法施行法第六十八條第六十九條關於緩徵緩召之複核，係不服緩徵緩召之特別程序。如未依此特別程序申請複核，遽向該管上級管署提起訴願，程序上自有未合。」即明揭法律規定向行政機關先行救濟、異議或複核係屬法定特別之程序，若未依此特別程序而逕自提起訴願，則非適法。因此，對於此種行政處分之救濟程序，既屬法律規定之特別程序，相對於訴願法之一般訴願程序規定自應優先適用。(二)次按「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反第21條至第24條、第26條、第31條、第32條第1項、第3項、第34條第4項、第43條第2項、第44條第2項、第3項、第67條第2項至第4項或第108條第3項規定者。…三、違反第12條第1項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。」、「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第34條第4項、第43條第2項、第67條第2項、第4項或第108條第3項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。」、「任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一，得附具證據，向專利專責機關舉發之：一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。二、專利權人或被授權人並未取得許可證。三、核准延長之期間超過無法實施之期間。四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。五、申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。七、核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。」，專利法第71條第1項第1、3款、第3項、第57條第1項分別定有明文。可知專利法已明確規定違反新穎性、進步性專利要件、違反專利申請專利範圍、說明書或圖示之更正要件、違反說明書揭露要件、違反專利分割要件、具備不允許延長專利權要件、或非專利權共有人全體提出專利申請、或爭執專利權人為非申請權人等情形，係屬法定舉發事由，而應提起舉發程序。故專利法關於舉發之規定，係屬於前述應於訴願前有先行程序之法定特別救濟程序，對於專利申請專利範圍、說明書或圖示之更正之准否不服，應提起舉發程序，而適用訴願法第1條第1項但書之規定。(三)又按專利法第48條但書規定：「但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」、第82條第2項第2款規定：「發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：…二、提起行政救濟經駁回確定者。」乃專利法所規定應提起一般行政救濟程序(即訴願程序)之情形，故比較前揭專利法所明定舉發事由之規定以及專利法所定一般行政救濟程序之規定，亦突顯專利法之舉發程序規定有別於一般可逕行提起行政救濟程序之特別規定。是以，就本件准予系爭專利更正之原處分，乙若認為系爭專利說明書之更正有不應准許之事由，依法即應向專利專責機關即經濟部智慧財產局提起舉發，若不服經濟部智慧財產局之舉發審定，始能依訴願法之規定提起訴願。(四)再者，專利權具有法定排他權授予之本質，其權利範圍來自申請專利範圍及說明書、圖示之內容，故專利法第47條規定對核准專利應予公告，使公眾能知悉該專利權內涵，而專利法設立舉發之公眾審查制度，任何人均得對於專利可專利要件質疑而提出舉發，使專利專責機關即經濟部智慧財產局公告專利案可專利性能再予檢視。同理，申請專利範圍、說明書或圖示之更正，亦可能影響專利技術內容之排他範圍，故專利法第68條第2項規定專利專責機關於核准更正後應公告其事由，使公眾知悉專利更正內容，而藉助專利法設立舉發之公眾審查制度，任何人也可對於專利更正是否符合要件提出質疑而提出舉發，使經濟部智慧財產局得再檢視更正之合法性。是以，依本件之情形，乙應向經濟部智慧財產局提起舉發，使得經濟部智慧財產局得再對於准予專利及核准更正之行政處分重行進行檢視。而無論對專利之行政處分或准予更正之行政處分之質疑，除上揭適用公眾審查制度之規定外，專利法並未設有利害關係第三人可逕行提起訴願之規定。因此，若乙可主張其係行政處分之有利害關係之第三人而得提起訴願，則任何第三人就可逕自提起訴願程序而無視其他法規中之特別規定，則不僅如同本件准予更正行政處分之情況，則對於經濟部智慧財產局一般所准予專利權之行政處分，任何人均會因專利權在一定技術範圍內的排他行使而有利害關係，即可直接向經濟部訴願會提出引證案而主張專利不具可專利要件，而無庸透過向經濟部智慧財產局提起舉發程序。如此不僅完全架空專利法所規定之舉發程序，亦將使經濟部智慧財產局喪失法定應重新檢視其行政處分適法性之機會。此外，乙此等認為違反更正要件可逕提訴願而可忽視依法應提舉發之主張若能成立，何以未見專利實務上有對於准予專利行政處分認為係違反專利法新穎性、進步性等規定，逕依訴願法「利害關係人」規定提起訴願，而未依專利法規定提起舉發者？故訴願審理機關受理本件之決定，應已違反訴願法第1條第1項但書及相關專利法舉發規定，其亦已僭越行政機關職權，創設新的行政救濟途徑，不只違反平等原則，也於權力分立、法律保留原則有違。況且，乙既然未對原處分提出舉發而是逕自提起訴願程序，則乙若就本件行政爭訟失利後，亦可能再向經濟部智慧財產局提出舉發或舉發後之行政救濟，而將使得本件循環爭訟，無法紛爭一次解決，明顯浪費行政及訴訟資源。(五)承上，乙未依專利法之規定就系爭專利說明書准予更正之原處分提起舉發，顯然於法不合，其程序不合法。初步研討結果：採甲說。大會研討結果：多數採乙說。(實到59人，甲說11票、乙說13票，未逾出席法官半數)

(104年度高等行政法院法律座談會提案及研討結果提案四)

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